在注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)3年停止使用撤銷糾紛案中，是否在被核準(zhǔn)注冊(cè)后指定的3年期間進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用，是左右案件走向的關(guān)鍵所在。而單純的商標(biāo)許可使用行為是否屬于對(duì)商標(biāo)的商業(yè)性使用，成為了此類案件中常見(jiàn)的問(wèn)題。圍繞第4024095號(hào)“冰熊BINGXIONG”商標(biāo)（下稱訴爭(zhēng)商標(biāo)）引發(fā)的商標(biāo)權(quán)撤銷復(fù)審行政糾紛案，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在日前作出的判決中對(duì)此給出了答案。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在判決中指出，單純的商標(biāo)許可使用行為不是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的商業(yè)性使用，在對(duì)商標(biāo)授權(quán)關(guān)系予以確認(rèn)的前提下，判斷是否于指定期間內(nèi)實(shí)際使用了被許可商標(biāo)，仍需結(jié)合其自行銷售或委托第三方代為銷售的相關(guān)證據(jù)進(jìn)一步分析。
據(jù)了解，訴爭(zhēng)商標(biāo)由上海青生電器有限公司于2004年4月19日提交注冊(cè)申請(qǐng)，2007年5月22日經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至飛龍家電集團(tuán)有限公司（下稱飛龍集團(tuán)）法定代表人王某，后經(jīng)異議程序于2008年8月28日獲準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在洗衣機(jī)、擦洗機(jī)、家用電動(dòng)攪拌機(jī)、家用切肉機(jī)等第7類商品上。
2017年3月6日，浙江華美電器制造有限公司（下稱華美公司）以訴爭(zhēng)商標(biāo)在2014年3月6日至2017年3月5日（下稱指定期間）連續(xù)3年停止使用為由，向原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱原商標(biāo)局）提出撤銷訴爭(zhēng)商標(biāo)的請(qǐng)求，但未能獲得原商標(biāo)局支持，華美公司繼而向原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱原商評(píng)委）申請(qǐng)復(fù)審。
原商評(píng)委經(jīng)審理認(rèn)為，王某提交證據(jù)中部分形成時(shí)間不在指定期間內(nèi)，部分為自制證據(jù)，證明力較弱，無(wú)法確定其形成時(shí)間及相關(guān)商品實(shí)際投入市場(chǎng)交易的情況；雖然部分證據(jù)可以證明慈溪市飛龍國(guó)際貿(mào)易有限公司（下稱飛龍國(guó)際貿(mào)易公司）授權(quán)宿遷澤眾地產(chǎn)品貿(mào)易有限公司為“冰熊BINGXIONG”品牌系列商品的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商，但王某未提交證據(jù)證明其對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)進(jìn)行了真實(shí)使用或與飛龍國(guó)際貿(mào)易公司存在授權(quán)關(guān)系。綜上，原商評(píng)委認(rèn)為在案證據(jù)不足以證明王某自身或授權(quán)他人于指定期間內(nèi)對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)在核定商品上進(jìn)行了真實(shí)有效的商業(yè)使用，裁定對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以撤銷。
王某不服原商評(píng)委作出的上述裁定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，并向法院提交了用以證明慈溪市飛龍電器有限公司（下稱飛龍電器公司）與飛龍國(guó)際貿(mào)易公司在指定期間內(nèi)使用訴爭(zhēng)商標(biāo)的證據(jù)。
經(jīng)審理，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，飛龍集團(tuán)系飛龍電器公司與飛龍國(guó)際貿(mào)易公司的股東，王某與上述兩家公司簽訂的商標(biāo)授權(quán)書(shū)中均有王某的簽字，商標(biāo)許可合同也均有雙方簽字和蓋章，王某當(dāng)庭出示了以上證據(jù)原件且華美公司未提出相反證據(jù)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定王某與上述兩家公司的商標(biāo)許可使用關(guān)系成立。但是，單純的商標(biāo)許可使用行為不是注冊(cè)商標(biāo)的商業(yè)性使用，在對(duì)商標(biāo)授權(quán)關(guān)系予以確認(rèn)的前提下，判斷上述兩家公司是否于指定期間內(nèi)實(shí)際使用了訴爭(zhēng)商標(biāo)，仍需結(jié)合其自行銷售或委托第三方代為銷售的相關(guān)證據(jù)進(jìn)一步分析。結(jié)合在案證據(jù)，飛龍電器公司委托浙江日普電子科技有限公司實(shí)際代理并銷售了訴爭(zhēng)商標(biāo)品牌洗衣機(jī)，飛龍國(guó)際貿(mào)易公司于指定期間通過(guò)電商平臺(tái)對(duì)“冰熊BINGXIONG”品牌洗衣機(jī)進(jìn)行了銷售。據(jù)此，法院認(rèn)為王某提交的證據(jù)能夠證明訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間內(nèi)在洗衣機(jī)商品上進(jìn)行了實(shí)際使用，訴爭(zhēng)商標(biāo)在洗衣機(jī)商品上的注冊(cè)應(yīng)予以維持；由于訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的洗衣店用洗衣機(jī)、投幣式洗衣機(jī)、洗衣機(jī)甩干機(jī)與其實(shí)際使用的洗衣機(jī)屬于同一種或者類似商品，訴爭(zhēng)商標(biāo)在上述商品上的注冊(cè)應(yīng)予維持。但是，訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的擦洗機(jī)等其他商品與洗衣機(jī)等不屬于同一種或者類似商品，訴爭(zhēng)商標(biāo)在其他商品上的注冊(cè)應(yīng)予撤銷。
綜上，法院判決撤銷了原商評(píng)委作出的復(fù)審裁定，并判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（根據(jù)中央機(jī)構(gòu)改革部署，原商評(píng)委的相關(guān)職責(zé)由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局行使）針對(duì)華美公司就訴爭(zhēng)商標(biāo)提出的撤銷復(fù)審請(qǐng)求重新作出裁定，目前該判決已生效。（王晶）
點(diǎn)評(píng)
商標(biāo)的生命在于使用，商標(biāo)只有經(jīng)過(guò)使用才能在市場(chǎng)中發(fā)揮其價(jià)值。商標(biāo)使用除自行使用外，還可以許可他人使用。對(duì)商標(biāo)權(quán)利人而言，通過(guò)對(duì)注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行許可使用，不僅可以降低該商標(biāo)因連續(xù)3年停止使用而被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)，還可以充分發(fā)揮其注冊(cè)商標(biāo)的價(jià)值，提高商標(biāo)聲譽(yù)，擴(kuò)大品牌影響力。
但在注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)3年停止使用撤銷糾紛案件中，如何判斷商標(biāo)許可行為是否屬于商標(biāo)法意義上的使用行為？《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)此明確指出，僅有許可行為而沒(méi)有實(shí)際使用的情形不被視為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用。如果商標(biāo)權(quán)利人將商標(biāo)許可他人使用，認(rèn)定其是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，應(yīng)當(dāng)根據(jù)被許可使用人的使用行為，即被許可使用人提交的證據(jù)是否能夠滿足商標(biāo)使用證據(jù)的注意事項(xiàng)和具體表現(xiàn)形式。具體到該案，法院并未僅根據(jù)王某將訴爭(zhēng)商標(biāo)授權(quán)給飛龍電器公司、飛龍國(guó)際貿(mào)易公司的行為來(lái)認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)是否進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，而是根據(jù)飛龍電器公司、飛龍國(guó)際貿(mào)易公司的相關(guān)使用證據(jù)，認(rèn)定上述兩家公司在指定期間內(nèi)有真實(shí)的銷售使用證據(jù)，而且能夠提供顯示訴爭(zhēng)商標(biāo)名稱的發(fā)票，還能夠提供在電商平臺(tái)上銷售使用訴爭(zhēng)商標(biāo)商品的證據(jù)，相關(guān)證據(jù)可以相互印證，形成完整的證據(jù)鏈，證明訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間在洗衣機(jī)商品上進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用。
綜上，僅憑商標(biāo)許可行為不能夠認(rèn)定成為注冊(cè)商標(biāo)的商業(yè)性使用，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)被許可人具體的商標(biāo)使用行為來(lái)認(rèn)定注冊(cè)商標(biāo)是否進(jìn)行了真實(shí)、有效、合法的商業(yè)性使用。筆者建議，商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)及時(shí)收集、整理商標(biāo)授權(quán)書(shū)、商標(biāo)許可合同、被許可企業(yè)商標(biāo)使用、銷售單據(jù)、發(fā)票等證據(jù)，從而有效應(yīng)對(duì)他人以注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)3年停止使用為由提出的撤銷申請(qǐng)。
